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Attention, la protection juridique suite au dépôt de marque n’est pas garantie par son simple dépôt : il est nécessaire que la marque soit effectivement exploitée dans les classes pour lesquelles elle a été déposée, autrement son propriétaire risque la déchéance de marque.
Votre marque fait l’objet d’une déchéance de marque ? Vous n’avez pas utilisé votre marque depuis bientôt 5 ans ? Vous souhaitez connaître les enjeux autour de la déchéance de marque ? Voici tout ce qu’il faut savoir.
Déchéance de marque : qu’est-ce qu’une marque exploitée ?
Pour bénéficier d’une protection juridique, tout propriétaire d’une marque a l’obligation de l’exploiter, car le simple dépôt ne suffit pas. Il faut l’exploiter pour qu’elle reste valide dans le temps, au risque de la perdre.
Exploiter une marque signifie l’utiliser, l’apposer sur des documents officiels ou des produits, la vendre, la louer… Pour être bref, il faut s’en servir !
Lorsque l’on dépose une marque, on doit choisir les classes INPI pour lesquelles on souhaite protéger sa marque. Le principe est le suivant : la protection juridique d’une marque n’est accordée que pour la ou les classes (c’est-à-dire les catégories de produits et services) sélectionnées au moment du dépôt.
L’intérêt de cette règle est qu’elle permet à d’autres de déposer une marque similaire ou identique pour des produits ou services dans des classes différentes, sans risque de confusion.
Il y a plusieurs situations qui peuvent expliquer qu’une marque n’est pas exploitée :
- le titulaire de la marque est décédé ou a cessé son activité ;
- la marque a été déposée dans une ou plusieurs classes qui n’ont en réalité rien à voir avec l’activité exercée par le titulaire de la marque.
Dans ce cas, le propriétaire de la marque risque ce qu’on appelle “la déchéance de marque”.
Toutefois, l’absence d’exploitation de sa marque peut entraîner des conséquences importantes, donc il faut bien les garder en tête !
La déchéance de marque : quelle définition ?
Vous vous demandez surement quelle peut être la conséquence principale de l’absence d’exploitation d’une marque.
Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que la déchéance de marque est une sanction.
Juridiquement, la déchéance correspond à la perte d’un droit. On comprend donc que celui qui est frappé de déchéance de marque se voit retirer les droits qu’il a sur une marque : il n’est plus propriétaire de sa marque.
Les conditions dans lesquelles une marque peut faire l’objet d’une action en déchéance de marque sont prévues dans le CPI (Code de la propriété intellectuelle), à l’article L.714-5. Parmi les conditions principes, on peut noter :
- la marque n’a pas été exploitée sérieusement durant 5 années consécutives ;
- la marque est devenue générique en raison de l’action ou l’inaction du titulaire ;
- la marque peut induire en erreur concernant la nature, la qualité, ou la provenance géographique des produits ou services.
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Attention : la déchéance de marque correspond bien à un retrait de propriété, et non à la suppression définitive de la marque.
Rassurez-vous quand même, cette sanction n’est pas automatique. Elle peut être prononcée par l’INPI (ou un tribunal compétent) à l’issue d’une action en déchéance de marque.
Action en déchéance de marque : dans quel cas ?
L’action en déchéance de marque peut être mise en œuvre par n’importe quelle personne qui estime que la marque dont il est fait l’objet n’est pas exploitée.
À noter : il convient de distinguer la déchéance de marque de l’action en nullité. L’action en nullité de marque vise à annuler la marque pour des motifs de non-conformité lors de son enregistrement. L’action en nullité INPI peut être engagée par tout tiers devant l’INPI, sans avoir à justifier d’un intérêt à agir si la nullité est dite absolue. En revanche, en cas de nullité relative (atteinte à un droit antérieur), la personne concernée doit démontrer son intérêt à agir). Il est également important de noter que l’action en nullité n’est soumise à aucune prescription, contrairement à d’autres types de recours.
L’objectif de l’action en déchéance de marque est de rendre la marque disponible et donc de permettre à une autre personne (en général celle qui engage l’action) de l’utiliser. En d’autres termes, la procédure de déchéance de marque permet de récupérer les droits d’une marque.
Attention toutefois, il n’est possible d’introduire une action en déchéance de marque que si le titulaire de la marque :
- ne l’a jamais exploitée alors qu’elle est déposée depuis au moins 5 ans ;
- ou s’il n’exploite plus sa marque depuis 5 ans.
Il n’est donc pas possible de demander la déchéance d’une marque déposée depuis moins de 5 ans.
Attention : l’action en déchéance de marque est à différencier de l’action en opposition de marque qui vise, non pas à permettre son exploitation par quelqu’un d’autre, mais à empêcher son enregistrement.
Comment fonctionne l’action en déchéance de marque ?
L’action en déchéance de marque peut avoir 3 issues :
- Le refus : l’INPI ou le tribunal ne donne pas suite à la demande et le titulaire conserve l’entière propriété de sa marque et les droits qui lui sont rattachés.
- La déchéance totale : le titulaire perd la propriété de la marque et tous les droits qui y sont rattachés pour l’ensemble des produits et services désignés lors du dépôt.
- La déchéance partielle : le titulaire perd la propriété et l’utilisation de sa marque pour seulement une partie des classes qu’il a mentionnées dans son dépôt.
Qu’elle soit prise par l’INPI ou le juge, la décision est susceptible de recours devant la cour d’appel compétente. Si votre marque a fait l’objet d’une déchéance, vous ne pouvez plus exercer d’action en contrefaçon si un concurrent lance une marque similaire ou identique. En revanche, il reste possible d’agir sur le terrain de l’action en concurrence déloyale !
